정부사용을 위한 특허발명의 강제실시 관련 특허법 개정안(2009년) 관련 자료

1. 개요

2009년 특허법 제106조를 개정하려는 특허법 개정법률안 2건, (1) 곽정숙 의원 대표발의안, (2) 조승수 의원 대표발의안이 국회에 제안되었다.  곽정숙 의원안은 신종 인플루엔자 대유행으로 국민의 생명과 건강이 크게 위협받는 현실을 반영하여 “전시 또는 사변 뿐 아니라 재난 또는 이에 준하는 상황이 발생한 경우와 국민의 생명 또는 건강에 위협이 발생한 때에도 정부가 특허권을 수용 또는 특허발명을 실시”할 수 있도록 특허법 제106조제1항을 개정하려는 것이었다.

조승수 의원안은 연구 시험을 위한 특허권 예외를 확대하는 안(특허법 제96조 제1항 제1호) 외에 특허권의 수용과 특허발명의 정부 실시를 하나의 요건 아래 묶어 놓은 당시 특허법 제106조를 개정하려는 것이었다. 아래의 설명과 자료는 모두 조승수 의원안을 중심으로 한 것이다. 당시 특허법 제106조는 국제조약(트립스 협정)이나 미국과 영연방 국가의 입법례와 비교할 때 정부 사용을 위한 특허발명의 강제실시를 지나치게 협소하게 규정하고 있었다.

2. 쟁점

아래에 정리한 쟁점들은 모두 특허청이 반대하면서 생긴 것들이다. 특허청은 조승수 의원안이 발의되기 전부터 국회에 반대입장을 전달했고, [1] 발의 후에는 해당 상임위원회(지식경제위원회)의 전문위원과 위원회 소속 의원들에게 반대입장을 전달했다.

특허청은 “국가 비상시를 전제로 하지 않고 공중보건이나 환경보호 등을 이유로 강제실시를 인정할 경우 특허제도의 취지가 무력화될 우려가 있다”는 황당한 이유로 개정안에 반대했고, “현행법에도 전시·사변 또는 ‘이에 준하는 비상시’에 있어서 ‘이에 준하는 비상시’에 유행병을 포함하는 국가 공중보건의 위기가 포함된다고 해석되고 있으므로 별도의 실시 규정을 둘 실익이 없”다며 어떻게든 개정안의 국회 통과를 막기 위해 주력했다(아래 “4. 법안 발의 전 자료” 중 국회에 제공한 검토의견).

그러던 특허청이 국회 상임위 상정 직전인 2009. 11. 19. 조승수 의원실에 제안한 수정안(아래 “5. 국회 논의 과정 중의 자료” 중 특허청의 수정제안)을 통해 전향적인 태도를 취해, 1) 특허법 제106조와 제106조의 2 분리 규정에 찬성, 2) 제106조의 2에서 ‘사전 조사 의무 면제’를 제외한 나머지는 수용하기로 했다. 이를 기준으로 정리하면 쟁점은 크게 2가지다.

1) “정부 계약자(government contractor)” v. “정부 외의 자”

특허청의 수정제안은 조승수 의원안의 ‘정부 계약자’[2]를 삭제하는 대신 ‘정부 외의 자’를 넣고, 정부 외의 자는 정부가 실시하게 할 수 있도록 하자는 것이다. 이는 당시 특허법의 문구를 그대로 가져오는 형식이지만, 효과에 차이가 있다. 즉, 조승수 의원안에 따르면 정부 계약자는 계약 체결만으로 타인의 특허발명을 실시를 할 수 있으나, 특허청의 수정제안에 따르면 정부 외의 자는 정부로부터 실시권을 받아야 실시할 수 있다. 여기서 계약은 특허발명의 실시에 관한 계약이 아니라, 가령 조달계약이나 연구용역 계약 등 ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’의 적용을 받는 계약을 말한다. 따라서, 특허청의 수정제안은 정부 외의 자에 대해서는 언제나 특허청장의 사전 처분을 받아야만 실시할 수 있도록 축소하려는 의도로 보였다. 따라서, 이 제안에 대해 시민사회는 반대입장을 취했다(아래 “5. 국회 논의 과정 중의 자료” 중 특허법 일부개정법률안 검토보고서의 문제점 및 수정대안“).

2) 사전 조사 의무의 면제

특허청의 수정제안은 “특허 조사를 미리 하지 않고서도”란 표현은 삭제하자면서도 제106조의2 제2항은 그냥 두자는 것이었다. 당시 시민사회는 제2항이 있으면 “특허 조사를 미리 하지 않고서”와 같은 사전 조사 의무 면제가 제1항에 포함되는 것과 마찬가지로 보았다.

하지만 조승수 의원안이 통과된 후 특허청은 ‘특허권의 수용⋅실시 등에 관한 규정’을 개정하면서 특허청장의 사전처분을 통한 정부사용을 전제로 하여 시민사회의 이러한 해석을 무력화하였다. 사전처분을 하려면 처분 신청자는 미리 특허조사를 한 후 어떤 특허에 대한 처분을 구하는지 대상 특허를 특정해야 한다. 정부사용을 위한 특허발명의 강제실시는 사전 처분을 전제로 하지 않는 것이 원칙이고 그래야 실효성이 있다는 점에서 사전 조사 의무 면제를 시행령을 통해 무력화하지 못하도록 입법적 조치가 필요하다.

이 쟁점들은 특허권자가 정부 또는 정부 계약자를 상대로 특허권침해금지소송을 제기했다고 가정하면, 정부 등이 침해의 책임을 면하기 위해 무엇을 입증해야 하는가를 중심으로 살펴보면 더 분명해 진다.

 

당시 특허법
◊ 정부: (a) 비상시, (b) 국방상 또는 공익상 필요, (c) 특허청장의 처분(시행령)
◊ 정부 계약자: (a) 비상시, (b) 국방상 또는 공익상 필요, (c) 특허청장의 처분(법 + 시행령)
조승수 의원안
◊ 정부: (a) 공익상 필요, (b) 비상업적 실시
◊ 정부 계약자: (a) 공익상 필요, (b) 비상업적 실시, (c) 정부와 맺은 계약(특허실시와 관련된 계약일 필요가 없음)
특허청의 수정제안
◊ 정부: (a) 비상시, (b) 공익상 필요, (c) 비상업적 실시(공익상 필요인 경우), (d) 특허청장의 처분(시행령, 일정한 경우 처분 절차 생략)
◊ 정부 외의 자: (a) 비상시, (b) 공익상 필요, (c) 비상업적 실시(공익상 필요인 경우), (d) 특허청장의 처분(법 + 시행령)

 

위 3가지 경우를 대비하면 가장 큰 차이점은 ‘처분의 유무’이다. 이는 단순히 절차상의 차이가 아니라, 정부 등이 선의인 경우 중대한 차이를 가져올 수 있다. 여기서 ‘선의’란 특허발명을 실시할 당시에는 특허권의 존재를 알 수 없었던 경우는 물론 특허권의 존재를 성실하게 조사했으나 침해가 아니라고 판단한 경우까지 포함한다(좀 더 자세한 내용은 아래 “6. 국회 통과 후의 자료” 중 남희섭 2010년 특허청에 제출한 의견). 조승수 의원안은 정부와 정부 계약자 모두에 대해 선의인 경우까지 면책해 주지만, 특허청의 수정제안은 ‘정부는 불명확, 정부 이외의 자는 제외’라는 문제가 있다.

한편, 2009. 11. 19. 조승수 의원실을 방문했던 산업재산권진흥과 김기범 과장과 김신용 사무관은 ‘비상시나 특허권이 조사하기에 너무 많을 경우, 의도하지 않은 누락의 경우 등’을 시행령 상에서 예외 규정으로 반영하겠다고 하였지만, 시행령에 해당하는 ‘특허권의 수용⋅실시 등에 관한 규정’ 을 개정하면서, 제9조에 긴급상황 등 불가피한 사유로 특허권의 존재를 알 수 없는 경우에만 예외가 적용되도록 하여 당시의 구두 약속를 특허청은 지키지 않았다.

 ① 특허청장은  제106조제1항 또는 제106조의2제1항에 따라 제2조제1항에 따른 신청 당시 극도의 긴급상황 등 불가피한 사유로 특허권이 존재한다는 사실을 알지 못하거나 알 수 없어 제3조제1항 및 제2항에 따른 신청서의 기재사항 및 첨부 서류(이하 이 조에서 “서류등”이라 한다) 중 일부를 기재할 수 없거나 첨부할 수 없는 것으로 인정하는 경우에는 제3조제1항 및 제2항에도 불구하고 향후 특허권의 존재가 확인되면 지체 없이 서류등을 보완하는 것을 조건으로 신청을 받을 수 있다.

 

3. 경과

– 2009년 9월 17일 조승수 의원안 발의

– 9월 18일 소관상임위(지식경제위원회) 회부

– 11월 12일 조승수 의원실 주최 토론회 개최

– 11월 19일 특허청, 조승수 의원실에 수정제안

– 11월 25일 상임위 전체회의 상정

– 11월 26일 지경위 법안심사소위 통과

– 11월 30일 지경위 전체회의 통과

– 12월 8일 국회 법사위 통과

– 12월 29일, 본회의 통과

 

국회의안정보시스템 상의 경과

위원회 심사

▶ 소관위 심사정보
소관위원회 회부일 상정일 처리일 처리결과 문서
지식경제위원회 2009-09-18 2009-11-25 2009-11-30 대안반영폐기 attfileattfile검토보고서
attfileattfile심사보고서
attfileattfile위원회의결안
▶ 소관위 회의정보
회의명 회의일 회의결과 회의록
제284회 국회(정기회) 제14차 전체회의 2009-11-25 상정/제안설명/검토보고/대체토론/소위회부  
제284회 국회(정기회) 제2차 법안심사소위 2009-11-26 상정/제안설명/축조심사/의결(대안반영폐기)  
제284회 국회(정기회) 제15차 전체회의 2009-11-30 소위심사보고/축조심사/찬반토론/의결(대안반영폐기)  

본회의 심의

▶ 본회의 심의정보
상정일 의결일 회의명 회의결과 회의록
2009-12-29 대안반영폐기

 

4. 특허법 개정안 발의 전 자료

♦ 특허청, 2009. 9. 법안을 발의하기 전에 조승수 의원실에서 국회 법제실에 법률안 입안의뢰서를 보내자 국회에 제공한 검토의견

♦ 조승수 의원실의 의뢰로 국회 법제실이 마련한 일부법률개정안에 대한 수정(남희섭, 2009. 09. 06.)

5. 국회 논의 과정 중의 자료

♦ 법제처 2009. 10. 16. 공문 “의원발의 법률안(특허법 일부개정법률안)에 대한 검토의견 부처통보

♦ 특허청 (산업재산정책국, 산업재산진흥과), 2009. 10. “特許法 一部改正法律案 檢討 結果 – 조승수 의원 대표 발의 –

♦ 특허청, 2009. 10. 30. “부처간 의견협의 결과

♦ 특허청(국회 입법조사관에게  제공한 설명자료), 2009. 10. “특허법 일부 개정 법률안에 대한 설명 자료 – 조승수 및 곽정숙의원 대표발의 –

♦ 특허청(국회 전문위원실에  제공한 설명자료) <참고 5> WTO/TRIPs 협정, 미국․일본 강제실시 규정

♦ 특허청(국회 전문위원실에  제공한 설명자료) <참고 6> 고문변호사(오수원) 검토의견

♦ 특허청, 2009. 11. “특허법 일부 개정법률안에 대한 검토

♦ 조승수 의원실 (정책보고서), 2009. 11. “특허 발명의 정부 사용 제도 개선방안 – 국제조약과 해외 입법례 검토 –

♦ 특허청, 2009. 11. 19. 특허청  사무관과 과장이 조승수 의원실에 들고 온 특허청의 수정제안(특허청장 동의를 받은 안이라고 설명)

♦ 국회 지식경제위원회, 2009. 11. 전문위원 검토보고서

♦ 시민사회, 2009. 11. 25., “특허법 일부개정법률안 검토보고서의 문제점 및 수정대안

♦ 2011. 11. 30. 국회 지경위 통과 후 전문위원과 통화한 내용 “조승수 의원안에 대해서는 더 이상 수정이 안된다고 함. ‘정부 외의 자’에 대해서는 트립스 협정에 그렇게 되어 있지 않다(즉, 정부 계약자로 되어 있다)는 설명을 해 주었는데, 자기는 그런지 몰랐다면서 다시 한번 검토는 해 보겠다고 함”

국회 법제사법위원회 전문위원 검토보고서(2009. 12.)

시민사회 환영성명(2009. 12. 1.)

6. 국회 통과 후 자료

♦ 법이 통과된 후 특허청은 대통령령(특허권의 수용실시 등에 관한 규정)을 바꾸었으나 이는 개정법의 취지에 반하는 것 – 남희섭 2010년 특허청에 제출한 의견

♦ 특허청, 2010. 3. “특허권 수용실시 등에 관한 규정 개정(안)” 설명자료

♦ 특허청 2010. 3. 29. ‘특허권의 수용실시 등에 관한 규정 개정(안)’ 설명회 개최 – 참석한 교수들은 대부분 시행령 개정(안)이 상위법을 일탈하는 논쟁이 생기는 것은 문제라고 지적했고, 대한변리사회의 모 변리사는 직접적으로 특허청장이 수용에 대한 권한을 갖는 것은 법에 어긋난다고 지적.

 

  1. 법안 발의 전 반대의견은 국회 법제실에서 법률안을 입안하는 단계부터 특허청이 개입하면서 가능했다. 법제실은 법률안 입안을 할 때 관련 부처의 의견을 듣는데 주된 이유는 전문성 부족으로 짐작된다. 아래 “4. 법안 발의 전 자료” 참조
  2. 정부 계약자는 트립스 협정 제31조에 등장하는 표현이다.