[판례] 특허 무효 후에도 미지급 로열티를 특허권자에게 줘야 한다

특허가 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약에 미치는 영향이 쟁점이 된 사안[대법원 2019. 4. 25. 선고 중요판결]
판결문: 대법원_2018다287362(비실명).pdf

특허발명 실시계약을 체결한 후 특허권이 무효가 되었다. 실시권자가 특허 무효 전에 지급해야 할 로열티를 주고 있지 않았다면, 이 미지급 실시료를 특허권자가 달라고 할 수 있을까? 달라고 할 수 있으며 실시권자는 실시료를 지급해야 한다는 대법원 판결(이 사건에서는 월 650만원, 합계 약 1천 7백만원).

◇ 특허발명 실시계약의 체결 이후 그 계약의 대상인 특허가 무효로 확정된 경우, 무효 확정 이전에 미지급된 특허실시료의 지급을 구할 수 있는지 여부(원칙적 적극) ◇   

특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3항). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다. 

특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다. 이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조).

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다.  

☞  특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상이 된 특허가 진보성이 없다는 이유로 무효로 확정된 사안에서, 위 실시계약이 원시적 불능이라고 할 수 없어 특허권자가 이미 지급받은 특허실시료를 반환할 의무가 없다고 한 대법원 2012다42666, 42673 판결에 이어, 특허권자는 특허무효 확정 이전에 미지급된 특허실시료의 지급을 구할 수 있는 것이 원칙이라고 한 사례

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